Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que só se deve negar o registro de marca que venha a reproduzir ou imitar um elemento característico de nome empresarial de terceiros no caso da existência de exclusividade de uso do nome em todo território nacional se a imitação ou reprodução venha criar confusão.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência. 3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.(TERCEIRA TURMA DO STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.204.488 - RS (2010⁄0142667-8) Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011, sem grifos no original)
O nome comercial e a marca utilizada em produtos de empresas que atuam no mesmo mercado e atividade é uma prática recorrente de concorrência desleal podendo levar ao desvio de clientela, por gerar dúvidas entre os consumidores pela confusão entre estabelecimentos e os produtos adquiridos, muitas vezes, um pelo outro.
As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc. Dá-se uma identificação direta se o sinal está relacionado especificamente ao produto ou serviço. A identificação indireta se realiza através de duas outras categorias de marca, introduzidas no direito brasileiro pela atual legislação: as coletivas e de certificação. (COELHO, Fabio Ulhoa, Manual de Direito Comercial - Direito de Empresa - 24ª Ed. 2012, SARAIVA, sem grifos)
A principal função da marca é sinalizar e distinguir, ou seja, identificar a origem do produto ou serviço no mercado, de outro produto ou serviço de origem diferente. Para o consumidor, a marca representa também um nível de qualidade.
Todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o consumidor ou o usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação constitui marca. (SILVEIRA, Newton, Propriedade Intelectual, 4ª Ed. 2010, MANOLE, sem grifos).
Logo, não se confundem marca e nome comercial. Porém, podem conflitar os elementos que os compõem. Deve ser verificado se há compatibilidade ao se analisar o território e o ramo de atividade em que o nome e a marca são empregados, de modo que se verifique existência ou possibilidade de confusão ou de captação ilegal de clientela entre as partes litigantes. Se distintos o território e o ramo de atividade, a aplicação do princípio da territorialidade ou da especificidade acarretará a convivência entre nome e marca colidentes.
Referências Bibliográficas
http://www.jurisway.org.br/v2/bancojuris1.asp?pagina=1&idarea=41&idmodelo=24519, acessado em 18/09/2012, às 23:40
SILVEIRA, Newton, Propriedade Intelectual, 4ª Ed. 2010, MANOLE.
COELHO, Fabio Ulhoa, Manual de Direito Comercial - Direito de Empresa - 24ª Ed. 2012, SARAIVA
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