IMPEDIMENTO DE REGISTRO DE MARCA EM DECORRÊNCIA DE NOME EMPRESARIAL JÁ EXISTENTE.

O Ordenamento jurídico brasileiro conferiu proteção à marca e ao nome empresarial como forma de impedir a confusão entre produtos e serviços pelos consumidores, no caso da marca, e a reputação do titular para com seus negociadores, no caso do nome empresarial. A partir do registro da firma individual ou do arquivamento respectiva junta comercial, o nome empresarial ganha a proteção nos limites do respectivo estado em que essa foi feita, podendo estender a tantos estados que achar necessário, devendo realizar a inscrição em cada um. Já a marca é registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e, a partir de sua efetivação, esta fica protegida em todo o território nacional no segmento de produtos e serviços no qual exerce, exceto nos casos de marcas de alto renome. Para que não exista óbice ao registro, o nome empresarial precisa respeitar os princípios da veracidade e da novidade, que segundo Fábio Ulhoa Coelho(COELHO, 2011.pag. 199)” O principio da veracidade  proíbe a adoção  de nome que veicule informação falsa sobre o empresário a que se refere. O da novidade impede a adoção de igual ou semelhante ao de outro empresário”.

Mais adiante, surge a duvida se a proteção conferida ao nome empresarial é capaz afetar um registro de marca no INPI com nome semelhante, em decorrência do principio da anterioridade. Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, explica que a jurisprudência tem prestigiado a tutela da marca nos casos em que os segmentos operem no mesmo segmento de mercado, salvo se a marca for de alto renome, quando o empresário goza de proteção em todos os segmentos.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência. 3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5.  Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

Por fim, é relevante ressaltar que a tutela da marca visa a proteção do consumidor e em decorrência disso, em regra prevalece sobre o nome empresarial, salvo nos casos de este ser registrado em todo o território nacional e que a utilização seja possível de causar uma confusão ou associação indevida.

REFERÊNCIAS

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, vol. 1: direito de empresa. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

STJ. REsp 1204488 / RS RECURSO ESPECIAL: 2010/0142667-8. Ministra NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA. 22/02/2011. DJe 02/03/2011. REVJUR vol. 401 p. 139 RSDCPC vol. 70 p. 156.