ASPECTOS CONSTITUCIONAIS SOBRE A MITIGAÇÃO AO DIREITO DE MARCA.

José Gilderlan Lins [1]

RESUMO

O Ordenamento Jurídico brasileiro reconhece a importância da proteção à propriedade de marca. Contudo, como de estilo, tal direito não se mostra absoluto, porquanto sofre limitações recíprocas de múltiplos institutos de direito constitucional. O trabalho postado tem por escopo demonstrar alguns aspectos/limitações que o direito marcário sofre em razão de algumas normas encartadas na Constituição de 1988.

           

1. INTRODUÇÃO

Antes de adentrar no mérito do tema proposto, merece destaque o fato de que a marca, no seu ramo ou atividade, nos temos da Convenção da União de Paris que trata da Proteção da Propriedade industrial, incorporada ao nosso Ordenamento Jurídico por meio do decreto n° 1.263 de 10 de outubro de 1994, possui proteção no Brasil, haja vista que é objeto de múltiplas leis que a confere importância, mas também de numerosos tratados dos quais o Brasil é signatário.

Marca, segundo a definição legal, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços [2].

                                 À propósito, a fim de proteger o direito de marca, o Congresso Nacional encartou no art. 124, Inc. XIX da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regulamento os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

                            Contudo, para que tal proteção assim ocorra, nos exatos temos do Art. 124, XIX da Lei 9.279/96, segundo o Superior Tribunal de Justiça, personificado na lavra do Eminente Ministro Alagoano Humberto Gomes De Barros, mostra-se imperioso a conjunção de pelo menos três fatores, a saber:

 a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada;

 b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados;

 c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

                            Afastando o risco de confusão, diz ainda o Ministro, é possível a coexistência harmônica das marcas. (RECURSO ESPECIAL Nº 949.514).

    

2. DESENVOLVIMENTO

Doutrinariamente, anota IRINEU STRENGER, que a exclusividade da marca “não abrange produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas notórias".  E diz mais o autor em causa: "A proteção da marca tem por objetivo a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço, pensando ser outro, bem como o locupletamento com o esforço alheio" (IRINEU STRENGER - Marcas e Patentes - 2ª edição - Editora LTR - São Paulo - págs. 59/60.).

                            Talvez partindo desse pressuposto, o STJ, entende que só pelo fato de os números de classes serem diferentes, é imperioso o deferimento do registro de marcas, pelo menos é o que se extrai de um rosário de casos julgados do E. Tribunal:

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. PRETENTCAO À EXCLUSIVIDADE.

O direito à exclusividade ao uso de marca, em decorrência de seu registro no INPI, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo pois produtos outros, não similares, enquanto em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas “notórias”.(RESP. 14337. Relator: Ministro Athos Carneiro)(grifei)

                            Nesse diapasão, mostra-se indelével trazer à lume o acórdão recorrido que ganhou espaço na jurisprudência do STJ, ipsis litteris:

I - A marca 'MOÇA FIESTA' é mista, dotada de distintividade específica em relação à marca 'FIESTA', como se deflui da complexidade das palavras, letras, figuras e rótulos submetidos a exame por este tribunal, em especial diante da ofuscante nitidez das formas distintivas reveladas pelo conjunto de fotos comparativas dos dois signos nos respectivos produtos (leite condensado e sidra), o que afasta ex hypothesi qualquer dissídio fundado em reprodução ou imitação de uma pela outra.

(RECURSO ESPECIAL Nº 949.514 - RJ (2007/0103181-2); relator: MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS).

                           

                                 Em consonância com esse entendimento, uma vez mais, o STJ assim se posicionou:

No caso dos autos, existente o registro, a ação de preceito cominatório proposta para defesa da marca foi julgada improcedente porque o princípio da especialidade assegura a proteção da marca apenas no âmbito das atividades do registro. (RECURSO ESPECIAL Nº 471.546 – SP; 2002/0124820-RELATOR: MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR)

      

                                 Para oferecer mais higidez ao que se aduz, transcreve-se voto do Ministro Sávio de Figueiredo, que, em votação de aresta unânime no STJ, assim se manifestou:

                                     

“Cumpre nesse ponto observar que todos os arestos citados trazem como condição sine qua non, para que se justifique a  impossibilidade de conciliação, atuem ambas as empresas no mesmo ramo de atividade. Nessa mesma direção, ementou ainda a eg. Terceira Turma, no Resp 12.694-SP, relatado pelo Sr. Ministro Waldemar Zveiter, com a seguinte ementa:

“Assim, por qualquer ângulo que se considere, não se mostra razoável impedir que a recorrente faça uso da expressão “baguette” em seu letreiro, desde que não contenha--  caso a autora tenha obtido o registro também na classe38.60—os elementos figurativos que integram e se prestam a distinguir a marca “mista” da recorrida(fls. 25)”. (RECURSO ESPECIAL Nº 9.142-0- SP; relator: MINISTRO SÁVIO DE FIGUEIREDO).

Entendemos que a mitigação à proteção de marca confeccionada pelo STJ nos casos acima transcritos além de correta, é também necessária. Caso assim não fosse, estaríamos suplantando alguns preceitos constitucionais basilares de nossa república, a exemplo do princípio da livre iniciativa.

                            Quão importante então é para nós a livre iniciativa, a ponto de a constituição de 1988, em ordem geográfica estratégica, trazê-la em seu bojo logo no seu art. 1º,  inc. IV.

A teleologia do Constituinte Originário dos Oitenta, quando incluiu a livre iniciativa como Fundamento de nossa República, foi justamente vedar a possibilidade de o Estado obstar, sem motivos relevantes para tanto, a iniciativa econômica privada, além da liberdade do empresário.

                            Como bem escreve Gomes Canotilho e Vital Moreira (in Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I, 2ª. edição, pg. 328, Coimbra Editora, 1984), no comentário artigo 61°, item I (que tratada “iniciativa econômica privada”), da Constituição Portuguesa, a iniciativa privada, quando tem conotação econômica, comporta um duplo sentido:

“Consiste, por um lado, na liberdade de iniciar uma atividade econômica (direito à empresa, liberdade de criação da empresa) e, por outro lado, na liberdade de gestão e atividade da empresa (liberdade de empresa, liberdade de empresário)”[3] .

                           

                            Outro princípio caro à Constituição de 1988 que tem relevância na relativização do direito de marca é o da livre concorrência.

                                 Gastão de Alves Toledo, ao dissertar sobre o tema, afirmou que “a livre concorrência significa a possibilidade de os agentes econômicos poderem atuar sem embaraços juridicamente justificáveis, em um determinado mercado, visando à produção, à circulação e ao consumo de bens e serviços” [4].

                                 No mesmo sentido, Miguel Reale, com a argúcia e a elegância que lhe são imanentes, diz que livre concorrência e livre iniciativa são conceitos que se complementam, mas essencialmente diferentes, o que não dificulta, antes se encomenda, que sejam analisados em suas imbricações recíprocas, conforme se depreende da passagem a seguir, retirada de uma de suas obras dedicadas à constituição econômica na Carta Política de 1988:

“Ora, livre iniciativa e livre concorrência são conceitos complementares, mas essencialmente distintos.

 A primeira não é senão a projeção da liberdade individual no plano da produção, circulação e distribuição de riquezas, assegurando não apenas a livre escolha das profissões e das atividades econômicas, mas também a autônoma eleição dos processos ou meios julgados mais adequados à consecução dos fins visados. Liberdade de fins e de meio informa o princípio de livre iniciativa, conferido-lhe um valor primordial, como resulta da interpretação conjugada dos art. 1º e 170”.

Superada a digressão a despeito da livre iniciativa e livre concorrência, passa-se à análise da afetação doutro fundamento Constitucional de nossa República, também em local geográfico juridicamente estratégico na Magna Carta, logo no art. 1°, inc. IV, os valores sociais do trabalho.

                            Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil(inciso IV do artigo 1° da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego(artigo 170 , caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social(artigo 193) [5].

                            Com efeito, é louvável o entendimento segundo o qual a impossibilidade de registro de marca, sem a observância dos ditames legais e constitucionais, fere de morte o direito de propriedade, uma vez que aquela é uma subespécie desta por excelência.

                            Ensinando sobre o direito de propriedade, observava o Jurisconsulto Pontes de Miranda, a propósito da Constituição de 1967—1969, que “a propriedade privada é instituto, a que as Constituições dão broquel de garantia institucional. O art. 153, § 22 foi expressivo”.

                            Enfatiza Outro eminente Jurista Pátrio[6]:

“O conceito constitucional de propriedade é mais lato do que aquele de que se serve o direito privado. É que do ponto de vista da Lei Maior tornou-se necessário estender a mesma proteção, que, no início, só se conferia à relação do homem com as coisas, à titularidade da exploração de inventos e criações artísticas de obras literárias e até mesmo a direito em geral que hoje não o são à medida que haja uma devida indenização econômica”.

                                

                                 Ademais, o princípio da proporcionalidade tem especial relevo quando tratamos sobre a propriedade de marca.

A utilização do princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso no Direito constitucional envolve, como observado, a apreciação da necessidade (Erforderlichkeit) e adequação (Geeignetheit) da providência  legislativa [7].

No Direito português, o princípio da proporcionalidade, também conhecido como princípio da proibição de excesso (Übermassverbot), foi erigido à dignidade de princípio de cidadania constitucional, consagrando-se, no art. 18, 2, do Texto Magno, que “a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”.

O princípio da proibição de excesso, em solo português, escreve J. J. Gomes Canotilho, “constitui um limite constitucional à liberdade de conformação do legislador” [8].

Portanto, a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade.  

A doutrina moderna escreve que o princípio da proporcionalidade bifurcar-se em dois subprincípios, a saber: adequação e necessidade.

                            O subprincípio da adequação  (Geeignetheit) exige que as medidas interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos. O subprincípio da necessidade (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit) significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos [9].

                            A restrição ao registro de marca por parte do Instituto Nacional de Propriedade (INPI) não só pode, como deve, utilizar o princípio da proporcionalidade quando delibera sobre a conformação de tal registro. Assim, entendemos que caso um algum requerente veja indeferido seu pedido de registro de marca sem a observância por parte do Instituto regular do binômio adequação/necessidade, mister se faz acionar o Poder Juridicário com o fito de que este, realizando controle de constitucionalidade, sane a inconstitucionalidade cometida pelo Instituto responsável.

                                     

3. CONCLUSÃO

                            Diante do exposto concluímos que quando o ente Estatal responsável, inadvertidamente, limita o registro de marca, quando ausentes os elementos, a saber, (a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; (b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; (c) a possibilidade de a coexistência de marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor; desconsiderando com o ato administrativo de indeferimento o escopo de repreender a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço, pensando ser outro, bem como o locupletamento com o esforço alheio, este (o INPI) fere alguns direitos fundamentais encartados na CF/88, especialmente: da livre iniciativa e da valorização do trabalho, fundamentos da república  (art.1 º, Inc. IV), do Direito Fundamental da Propriedade (caput do Art. 5 º da CF de 1988), além dos princípios econômico da livre concorrência (art. 170, Inc. IV da CF) e da proporcionalidade.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

           

4.1-      Bastos, Celso Ribeiro e Ives Grandra Martins. Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: Saraiva, 1989, v.2, p. 118-119.

4.2-      CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional, 6^a. edição, Coimbra, 1993, p. 617-618;

____________. Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I, 2ª. edição, pg. 328, Coimbra Editora, 1984.

4.3-  Mendes, Gilmar Ferreira. O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NOVAS LEITURAS, pg. 4. Disponível no sítio eletrônico: http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-GILMAR-MENDES.pdf.

4.4-      Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967, com a emenda n. 1, de 1969. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, tomos V.

4.5-      Sites do STF (www.stf.jus.br) e do STJ (www.stj.jus.br).

4.6-      STRENGER, IRINEU - Marcas e Patentes - 2ª edição - Editora LTR - São Paulo - págs. 59/60).

4.7-      Toledo, Gastão de Alves. O Direito Constitucional econômico e sua eficácia, São Paulo: Renovar, 2004, p.14.

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[1] Acadêmico do curso de Direito da Universidade Estadual de Roraima. Email: derlanlins@yahoo.com.br.

[2]-    http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas_e_manual_do_usuario_sistema_emarcas

[3]- ADI Nº 319-4/DF, rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 03/03/1993.

[4]- Gastão de Alves Toledo, in O Direito Constitucional econômico e sua eficácia, São Paulo: Renovar, 2004, p.14.               

[5] ADI N ° 1721-3, rel. Ministro Carlos Brito, DJ. 11/10/2006

[6]- Celso Ribeiro Bastos e Ives Grandra Martins, in Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo: Saraiva, 1989, v.2, p. 118-119.

[7] - Gimar Ferreira Mendes, in: O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NOVAS LEITURAS, pg. 2. Disponível no sítio eletrônico: http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-GILMAR-MENDES.pdf

[8] CANOTILHO, Direito Constitucional, 6a. edição, Coimbra, 1993, p. 617-618; SCHNEIDER, Hans. Zur Verhältnismässigkeits-Kontrolle insbesondere bei Gesetzen, in: Starck, Christian (org.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz,  Tübingen, 1976, vol. 2, p.  617.

[9]  Gimar Ferreira Mendes, in: O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NOVAS LEITURAS, pg. 4. Disponível no sítio eletrônico: http://www.direitopublico.com.br/pdf_5/DIALOGO-JURIDICO-05-AGOSTO-2001-GILMAR-MENDES.pdf